【IPIF】三聚阳光李敏：理解与运用马库什权利要求修改规则，保障创新医药企业利益

3月15-17日，第二届知识产权行业论坛(IPIF)在苏州举行，三聚阳光知识产权集团常务副总裁李敏受邀出席本次活动，并参与医疗器械IP分论坛以“近年来专利无效案件审查及启发”为主题的圆桌讨论环节。

三聚阳光知识产权集团常务副总裁李敏作精彩分享

李敏分享了自己对于马库什权利要求的见解，并针对马库什权利要求的创造性、修改方式、优先权，对其在无效阶段的修改方式展开了详尽地论述与探讨。

1马库什权利要求的认定与修改规则

马库什权利要求能概括性地以化学通式的形式来表征大量具体化合物，已被广泛应用于化学和生物医药领域的发明专利申请之中，是一种特有的权利要求撰写方式。很多制药企业的核心化合物专利通常都采用马库什权利要求的撰写方式，常常涉及巨大的经济利益、且具有深远的社会影响。

但由于马库什权利要求保护的是通式化合物，可能涵盖了成千上万个具体化合物而导致其保护范围巨大，长久以来，关于马库什权利要求的性质，以及其在无效阶段的修改、优先权的判定等众多问题也一直存在着较多争议。

李敏认为，“想要弄清无效阶段马库什权利要求的修改规则，首先要先了解马库什权利要求的性质与认定规则。”

业界对马库什权利要求的认定一直存在两种解析：观点一认为是“并列技术方案论”，即以马库什方式表达的化合物权利要求是并列的多个独立化合物的集合;观点二认为是“整体技术方案论”，即以马库什方式表达的化合物权利要求属于一个概括的整体技术方案。

对于并列技术方案论而言，就可以考虑删除马库什权利要求中的任一变量任一选项而不违反专利法第33条的规定，同时该观点普遍适用于专利新申请授权前实审程序中。而后一种观点则认为删除马库什权利要求中的任一变量就会产生新的、说明书中未记载的中间范围，从而违反专利法第33条的规定。

而根据41号判决的精神，马库什通式化合物“通常情况”为概括性的整体方案，在无效阶段不允许针对变量要素的多种选择进行删除式修改，只有在“特定情况”下，可以视为单个化合物而进行删除式修改。”

为此，李敏还结合41号判决之后的无效案件，整理了“特定情况”下马库什权利要求可视为单个化合物而进行删除式修改的情形，由可接受的修改案例可以看出，可接受的删除式修改基本分为两种情形：

情形(1)：马库什通式化合物仅是权利要求中的一个并列元素，修改仅涉及马库什通式之外的其他并列元素的选择性删除，而不涉及马库什通式中变量要素的重新选择式删除;

情形(2)：从属权利要求中针对独立权利要求中的一个特定变量限定了具体选择;

实际上在41号判决中，权利人所做的修改(1)从“式(Ⅰ)化合物或其可用作药用的盐或酯”中删除“或酯”即属于上述情形(1)。

另外，李敏还列举了2018年巴斯夫欧洲公司一项名称为“杀真菌混剂”的发明专利无效宣告案，其中争议焦点还涉及了在无效宣告阶段能否将马库什通式化合物具体修改为记载在说明书中但未记载在任一权利要求中的具体化合物。对此，复审委以及一中院均给出了否定答复。因马库什权利要求被视为一个概括式的技术方案，其并非是该权利要求范围内的全部具体化合物的集合，亦即并非并列技术方案的集合，因此，在授权文本中并无任一权利要求将“杀真菌混剂”中的第一种化合物限定为修改文本中的该具体化合物的情况下，尽管其被记载在说明书中，社会公众亦会合理预期该具体化合物不会被允许纳入新的权利要求中。

综上，根据最高法的第41号判决，在无效阶段对马库什通式权利要求的修改必须给予严格的限制，这种严格的限制，是考虑了如何尽可能平衡专利申请人或专利权人利益与社会公众利益，同时保护了化合物专利对现有技术做出的实质贡献等。

2马库什权利要求的思考与启示

李敏认为，马库什通式化合物往往是医药领域中最核心的化合物，无效阶段对马库什通式化合物修改方式有着严格限制，能够给我们带来众多启示——

从权利人的角度出发，在申请文件撰写阶段，我们在撰写通式化合物专利申请文件时需要计划好企业真正想要保护的化合物到底是哪些，从而有目标地、仔细地、审慎地规划好独立权利要求和从属权利要求的布局，为无效阶段马库什权利要求的修改提供较大的空间和灵活性，以最大限度确保专利权的稳定性。

而从专利无效角度出发，马库什权利要求在专利授权过程中所做的修改，如果属于无效阶段中不被允许的修改，例如对要素变量的修改被视为重新概括而不被允许时，那么这种修改可能导致超范围的问题，进一步地还会产生对优先权认定的影响，从而导致无效过程中因为优先权的丧失影响专利权的稳定性。

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